Патентное бюро
Руководитель патентного бюро
Патентный поверенный Российской Федерации Прозоровская Елена Васильевна
реестровый номер 422
+7 (499) 261-92-61
+7 (499) 261-86-10
businesspatent@inbox.ru
Патентное бюро "БИЗНЕСПАТЕНТ" основано на базе патентно-правовой компании ООО "БИЗНЕСПАТЕНТ".
Более 10 лет на страже интеллектуальной собственности!
Более сотни крупнейших клиентов! Десятки успешных судебных процессов!
Основным направлением деятельности является регистрация интеллектуальной и промышленной собственности, защита от недобросовестной конкуренции интересов клиентов в Палате по патентным спорам и в Суде.

Преимущества нового Закона Р.Ф."О товарных знаках" в спорах между фирменными наименованиями и товарными знаками

 

11 декабря 2002г. вступил в силу Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992г. №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г., № 166-ФЗ (Далее Закон РФ «О товарных знаках»), что привело к другому подходу Роспатента  при возникновении споров, связанных со столкновением фирменных наименований и тождественных им товарных знаков.

В соответствии  с пунктом 3 статьи 7 Закона Р.Ф. «О товарных знаках»  «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».

Необходимо оговорить понятие «товар». В  статье 1 Закона сказано «Товарный знак и знак обслуживания (далее товарный знак) – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее – товары) юридических или физических лиц».

В предыдущей редакции  Закона о товарных знаках был аналогичный пункт,  но на нем экспертиза не базировала свои выводы, ссылаясь при этом, что фирменные наименования должны быть широко известны на дату подачи заявки. В настоящее время  фирменные наименования принимаются во внимание при экспертизе заявок, если они известны из доступных патентной экспертизе источников информации, в основном это Интернет.

Уточненный Закон Р.Ф. «О товарных знаках» имеет свой Комментарий  авторы А.Д. Корчагин, В.В. Орлова, С.А. Горленко, Москва, 2003 год, на стр. 7 и 27 которого сказано, что  «Регистрация товарных знаков (знаков обслуживания) нередко вступает в конфликт с фирменными наименованиями.

Фирменные наименования используются для идентификации и отличия предприятий в противоположность товарным знакам (знакам обслуживания), используемым для идентификации товаров и отличия товаров и услуг. Права на фирменные наименования охраняются:

  • регистрацией в соответствующем реестре,
  • регистрацией в качестве товарного знака (знака обслуживания);
  • законодательством о защите от недобросовестной конкуренции.

Возможные конфликты между фирменными наименованиями и товарными знаками могут быть решены на основе общих правил приоритета. Охрана, как правило, означает что фирменное наименование одного предприятия не может использоваться другим предприятием или как фирменное наименование, или как товарный знак, или  знак обслуживания и что наименование или обозначение, подобное фирменному наименованию, если имеется вероятность ввести в заблуждение публику, не может использоваться другим предприятием».

«Запрет на регистрацию товарного знака предусмотрен в случае тождества заявленного обозначения  охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (или его части).  До внесения изменений и дополнений в Закон в абзаце втором пункта 2 речь шла о запрете только в случае «известности» фирменного наименования.       Указанное ограничение было снято, исходя из того, что товарный знак и фирменное наименование являются «равноправными» объектами промышленной собственности, что вытекает из статьи 138 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 Парижской конвенции.

Как же гласят эти статьи.

Статья 138 Гражданского кодекса гласит «В случаях и  в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право ( интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной собственности и приравненные к ним  средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.)
Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя»

Статья 1 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности звучит так:

«Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной собственности.

Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции».

В палату по патентным спорам было направлено Возражение против регистрации товарного знака, содержащего часть фирменного наименования, на которое у фирмы, подавшей возражение, права на фирменное наименование, полученные при регистрации фирмы по времени приобретены на два года  раньше приоритета заявки с аналогичным  товарным знаком.

При этом фирма, владелец прав на фирменное наименование ссылалась на статью 54 Гражданского Кодекса, которая гласит:

« Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Лицо неправомерно использующее чужое фирменное наименование , по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки»
И на статью 138 Гражданского Кодекса из которой следует, что фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица и охраняется Законом.

На первом заседании коллегии Палаты по патентным спорам – обладателю прав на фирменное наименование, было предложено привести доказательство о том, что его  Фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком,  приобрело известность до даты подачи заявки оспариваемого товарного знака в тех же видах товаров и услуг, на которые был зарегистрирован товарный знак .

При этом, требование  Палаты по патентным спорам базировалось на пункте 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Данная статья гласит « Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления  заявки на товарный знак в отношении однородных товаров».

Поскольку  обладатель фирменного наименования не мог доказать известность своего фирменного наименования, то заседание было отложено.

На втором заседании обладатель фирменного наименования  привел   в качестве доказательств ряд договоров их оплату и акты выполнения этих договоров на одну из рубрик услуг, заключенных ранее даты подачи заявки с тождественным товарным знаком, соответствующую одной из  рубрик зарегистрированных классов МКТУ.

Также в качестве доказательства обладатель фирменного наименования привел ряд лицензий  с конкретным указанием видов деятельности, выданных организации в разные периоды времени.

Дополнительно обладатель фирменного наименования  в качестве доказательства своего права на деятельность под данным фирменным наименованием привел решение Суда, из которого следовало, что  фирменное наименование и товарный знак являются равноправными объектами промышленной собственности, но приоритет на возникновение прав на фирменное наименование ранее даты подачи заявки на такой же товарный знак.

Поэтому фирма с фирменным наименованием, тождественным товарному знаку   имеет право на использование данного фирменного  наименования именно для тех услуг, на которые у нее есть лицензии, при  этом, имеет право на регистрацию своего товарного знака на эти виды деятельности.

Решение Суда явилось решающим фактором в споре между фирменным наименованием и тождественным ему товарным знаком и Палата по патентным спорам признала недействительной регистрацию  товарного знака только в части  рубрики, которая соответствовала  видами деятельности  лицензий обладателя фирменного наименования .

 Сложность рассмотрения таких споров в Палате по патентным спорам состоит в том, что Палата по патентным спорам не признает прецедентов и ссылаться на аналогичные случаи бесполезно. И неизвестно какие доказательства могут послужить решающим фактором в подобном споре в следующий раз.

Наши контакты
+7 (499) 261-92-61
+7 (499) 261-86-10

Москва, ул. Новая Басманная д.19, офис 401
Наши партнеры
ГОРБАЧЕВ Ю. А.
Почетный адвокат России
www.goodlawyer.ru
ДИЗАЙН СТУДИЯ BEZRUKOFF
дизайнерские услуги, разработка
логотипов и веб-дизан
Наши теги
патентное бюро | регистрация товарного знака | товарный знак | роспатент | фипс | ускоренная регистрация товарных знаков регистрация торговой марки | патентный поиск | регистрация полезной модели | регистрация изобретения | регистрация лицензионного договора | регистрация промышленного образца | регистрация договора об отчуждении