ПРИМЕР ИЗ РОСПАТЕНТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления
Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом
3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и
Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по
патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003
№4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.08.2013, поданное
ЗАО «Газета.Ру», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725648, при этом
установила следующее.
Обозначение по заявке №2011725648 с приоритетом от 09.08.2011 заявлено на
регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38,
41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное
обозначение «газета.ru», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами
латиницы и кириллицы.
Роспатентом 27.05.2013 было принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось
заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение
не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных услуг по причине
его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к
тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком
по свидетельству №332413 (приоритет от 08.09.2005), включающим словесный
элемент «ГАЗЕТА» и зарегистрированным в отношении однородных товаров 16
класса МКТУ на имя Автономной некоммерческой организации «Редакция
Ежедневной газеты», 123242, Москва, ул. Зоологическая, 4.
В решении Роспатента отмечается, что товары 16 класса МКТУ
противопоставленного товарного знака и услуги заявленного обозначения 35, 38, 41,
42 классов МКТУ, относящиеся к «интерактивному изданию «газета.ru», являются
однородными, поскольку имеют одно назначение и один круг потребителей.
Маркировка однородных товаров и услуг товарными знаками разных
производителей, имеющими высокую степень сходства, может привести к
смешению производителей в гражданском обороте.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.08.2013, а
также в дополнении к нему от 01.10.2013 заявитель выразил свое несогласие с
решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:
— экспертиза сняла ранее выдвинутый мотив о несоответствии заявленного
обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса с учетом представленных
заявителем материалов о наличии у заявленного обозначения «газета.ru»
различительной способности в отношении заявленных услуг;
— изложенный в решении Роспатента довод экспертизы о наличии в
сравниваемых обозначениях сходного словесного элемента «газета» и сходстве
самих знаков заявителем не оспаривается;
— экспертиза необоснованно пришла к выводу о том, что заявленные
применительно к интерактивному изданию «Газета.Ру» услуги (круг услуг в заявке
прямо ограничен этим изданием) связаны с товаром 16 класса МКТУ «газета»
противопоставленного товарного знака, являющимся печатной продукцией,
производимой на бумажном носителе;
— в пункте 3.5 «Методических рекомендаций по определению однородности
товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных
знаков и знаков обслуживания», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009
№198 (далее – Методические рекомендации), перечень услуг, которые можно
рассматривать в качестве однородных товару 16 класса МКТУ «газета» ограничен
услугами 40 класса МКТУ «полиграфия», «печать офсетная», 41 класса МКТУ
«издание книг», а указанный в заявке №2011725648 перечень услуг для
интерактивного издания не входит в перечень услуг, однородных товару «газета»;
— наличие сходства товарных знаков, даже если оно представляется экспертизе
«высоким», недостаточно для расширения диапазона товаров и услуг, признаваемых
однородными;
— сравниваемые обозначения не являются тождественными, относятся к
разным категориям знаков – словесный и комбинированный, при этом
изобразительный элемент, входящий в противопоставленный комбинированный
товарный знак «ГАЗЕТА» по свидетельству №332413, занимает в нем значительное
положение и запоминается потребителем;
— принимая во внимание установленную экспертизой различительную
способность заявленного обозначения, которое использовалось заявителем в
качестве средства индивидуализации интерактивного издания с 1999 года, т.е. до
появления печатного издания «ГАЗЕТА» (с 2001 года) и его регистрации в качестве
товарного знака по свидетельству №332413 (заявка на регистрацию подана
08.09.2005, товарный знак зарегистрирован 24.08.2007), потребителю известно, что
сопоставляемые обозначения используются различными правообладателями в
отношении различной продукции, что исключает принципиальную возможность их
смешения;
— при разрешении вопроса о возможности предоставления правовой охраны
заявленному обозначению «газета.ru» необходимо руководствоваться нормами
международного права (Парижская конвенция по охране промышленной
собственности), а именно, следует принимать во внимание все фактические
обстоятельства дела: продолжительность использования товарного знака и его
приобретенную различительную способность;
— правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству
№332413 осуществляет действия по запрету использования обозначения «газета.ru»
для интерактивного издания и по лишению ЗАО «Газета.Ру» прав на доменное имя
«gazeta.ru», которое используется ЗАО «Газета.Ру» с 1998 года;
— в настоящее время печатное средство массовой информации — ежедневная
газета «Газета», фактически не известна потребителю, поскольку перестала
издаваться на регулярной основе с 31 марта 2010 года, и лишь в декабре 2012 года
был выпущен единичный незначительный тираж исключительно с целью
формального поддержания в силе товарного знака по свидетельству №332413;
— печатное средство массовой информации — ежедневная газета «Газета», и
сетевое издание «газета.ru» представляют собой различные виды СМИ согласно
классификации существующих СМИ, закрепленной в статье 2 Закона РФ от
27.12.1991 №2124-I «О средствах массовой информации», при этом в силу наличия
различительной способности у обозначения «газета.ru», используемого
применительно к интерактивному изданию «Газета.Ру/Gazeta.Ru», угроза смешения
двух обозначений исключается.
Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение
Роспатента от 27.05.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве
товарного знака в отношении всех заявленных услуг.
В качестве подтверждения приобретенной различительной способности
заявленного обозначения на стадии экспертизы заявителем были представлены
следующие документы:
— Информация о дате выхода первого издания «Gazeta.ru» [4];
— Ответ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций о статусе регистрации электронной газеты
«Gazeta.ru», «Газета.Ру» [5];
— Копия Свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ-№ФС77-28061 [6];
— Данные РОСНИИРОС о регистрации сайта «gazeta.ru» (www.ripn.net) [7];
— Статья об издании «Газета.ru» из Википедии [8];
— Копия телеграммы Президента и публикаций поздравлений в связи с
юбилеем СМИ [9];
— Сведения о присутствии СМИ «газета.ru» в социальных сетях [10];
— Сведения о доступе к электронному СМИ «газета.ru» посредством
мобильных приложений [11];
— Копии дипломов [12];
— Отчеты «Медиалогия» о цитируемости издания в аудиовизуальных СМИ за
период с 2005 по 2012 гг. [13];
— Информация о цитируемости в печатных СМИ [14];
— Сведения о размещении рекламы «газета.ru» в СМИ [15];
— Отчет «TNS» о потребителях СМИ «газета.ru» [16];
— Сведения с сайта marker.ru [17];
— Сведения с сайта www.brendsmarket.ru [18];
— Рейтинг цитируемости [19].
Кроме того, в качестве дополнительных материалов заявителя к делу были
приобщены следующие документы:
— Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-I «О средствах массовой
информации» (с изменениями и дополнениями) [1];
— Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22
февраля 2012 г. №11АП-677/12 [2];
— Копия искового заявления о нарушении исключительного права на товарный
знак по свидетельству №332413 [3].
По результатам рассмотрения возражения от 26.08.2013 коллегия палаты по
патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение «газета.ru»,
представляющее собой указание на назначение и вид оказываемых услуг в
области производства периодического средства массовой информации (газеты),
не соответствует требованиям пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении
заявленных услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, связанных с изучением рынка и
общественного мнения, секретарского обслуживания, связи, производства
видеозаписей и фотографии, компьютерных технологий. В отношении услуг 35
класса МКТУ «исследования в области маркетинга»; «прогнозирование
экономическое»; «сбор и представление статистических данных», услуг 41 класса
МКТУ «услуги студий звукозаписи», не связанных с производством
интерактивного издания «Газета.Ру», заявленное обозначение было признано
способным ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг в
соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
При этом с учетом имеющихся в деле материалов коллегия палаты по
патентным спорам пришла к выводу о приобретении заявленным обозначением
«газета.ru» различительной способности в отношении услуги 41 класса МКТУ
«обеспечение интерактивными электронными публикациями (не загружаемыми)
в интерактивном издании «Газета.РУ». Вместе с тем регистрация товарного знака
в отношении данной услуги была признана невозможной по основанию,
предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия
противопоставленного товарного знака по свидетельству №332413.
На основании заключения палаты по патентным спорам Роспатент принял
решение от 26.11.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 26.08.2013 и, как
следствие, об отказе в государственной регистрации товарного знака.
Решением Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2014 года по делу
№СИП-114/2014 (далее – Решение СИП) было признано недействительным решение
Роспатента от 26.11.2013, в соответствии с которым ЗАО «Газета.Ру» было отказано
в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 27.05.2013 об отказе в
государственной регистрации обозначения по заявке №2011725648 для услуг 35, 38,
41, 42 классов МКТУ. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно
рассмотреть указанное возражение ЗАО «Газета.Ру».
В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным
решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до
нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения СИП от 20.06.2014
возражение от 26.08.2013 по заявке №2011725648 было повторно рассмотрено на
заседании коллегии, состоявшемся 30.01.2015.
На заседании коллегии заявитель скорректировал часть заявленных услуг
35 класса МКТУ: «исследования в области маркетинга в интерактивном издании
«Газета.Ру»; прогнозирование экономическое в интерактивном издании
«Газета.Ру»; сбор и предоставление статистических данных в интерактивном
издании «Газета.Ру», а также исключил из заявленного перечня услугу 41 класса
МКТУ «услуги студий записи».
К протоколу заседания коллегии было приобщено Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 25.10.2011 по делу №А40-
49571/11-12-421, касающееся обозначения «газета.ru» по заявке №2008725091,
ранее поданного на регистрацию ЗАО «Газета.Ру».
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты (09.08.2011) поступления заявки №2011725648 правовая
база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве
товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и
знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,
зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу
10.05.2003 (далее — Правила).
Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не
обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов,
вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного
вида.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как
неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.
Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений,
которые приобрели различительную способность в результате их использования.
К обозначениям, характеризующим товары, согласно положению пункта
2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, простые наименования товаров;
обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе
носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,
представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или
способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его
изготовителя.
Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об
определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения,
которое не соответствует действительности.
Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если
ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом,
несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения
сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями,
в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по
признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) — (в) указанного пункта, могут
учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт
14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности
товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид
материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг
потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение «газета.ru» является словесным, выполнено
стандартным шрифтом строчными буквами латиницы и кириллицы.
Словесный элемент «ru», представляющий собой так называемый домен
верхнего уровня, который определяет принадлежность доменного имени в целом
к российской сети Интернет, относится к неохраняемым элементам на основании
пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что отмечалось самим заявителем при подаче
заявки.
Словесный элемент «газета» согласно словарно-справочной литературе
означает периодическое листовое издание, содержащее официальную и
оперативную информацию о политических, социально-экономических, научных,
культурных и других событиях в мире (см. Большую энциклопедию в
шестидесяти двух томах, том 10, М.: «ТЕРРА», 2006).
Регистрация заявленного обозначения, с учетом скорректированного
заявителем на заседании коллегии 30.01.2015 перечня услуг, испрашивается в
отношении следующих позиций:
35 класс МКТУ – запись сообщений в интерактивном издании «Газета.Ру»;
информация деловая в интерактивном издании «Газета.Ру»; исследования в
области маркетинга в интерактивном издании «Газета.Ру»; прогнозирование
экономическое в интерактивном издании «Газета.Ру»; сбор и предоставление
статистических данных в интерактивном издании «Газета.Ру»; услуги в области
общественных отношений в интерактивном издании «Газета.Ру»;
38 класс МКТУ – передача сообщений и изображений с использованием
компьютера в интерактивном издании «Газета.Ру»; обеспечение дискуссионными
формами в Интернете в интерактивном издании «Газета.Ру»; обеспечение доступа
к базам данных в интерактивном издании «Газета.Ру»;
41 класс МКТУ – обеспечение интерактивными электронными
публикациями [не загружаемыми] в интерактивном издании «Газета.Ру»;
фотографирование в интерактивном издании «Газета.Ру»; видеосъемка в
интерактивном издании «Газета.Ру»;
42 класс МКТУ – инсталляция программного обеспечения в виде
мобильного приложения в интерактивном издании «Газета.Ру»; разработка
программного обеспечения в виде мобильной версии и мобильного приложения в
интерактивном издании «Газета.Ру»; составление программ для компьютеров в
виде мобильной версии и мобильного приложения в интерактивном издании
«Газета.Ру».
Исходя из Решения СИП от 20.06.2014 по делу №СИП-114/2014, судом не
опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного
обозначения по заявке №2011725648 и противопоставленного товарного знака по
свидетельству №332413. Вместе с тем судом было принято во внимание, что к
моменту рассмотрения судебного спора право на противопоставленный товарный
знак по свидетельству №332413 было передано заявителю – ЗАО «Газета.Ру» в
соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный
знак, зарегистрированным Роспатентом 03.06.2014 за №РД0149063. При
изложенных обстоятельствах суд пришел к выводу, что основания для отказа в
регистрации товарного знака по заявке №2011725648 в рамках требований пункта
6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.
Что касается оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения,
предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, то в решении СИП от
20.06.2014 указано на необходимость повторной оценки Роспатентом заявленного
обозначения на предмет его охраноспособности.
Следует отметить, что в материалах дела [4] — [19] имеются документы, из
которых усматривается, что заявленное обозначение «газета.ru» активно
использовалось заявителем в качестве наименования (названия) интерактивного
средства массовой информации до даты подачи заявки №2011725648, вследствие
чего приобрело различительную способность.
Необходимо отметить, что заявитель ограничил заявленный перечень
услугами 35, 38, 41, 42 классов, которые могут быть соотнесены с деятельностью
интерактивного издания «газета.ru», вследствие чего отсутствуют основания для
вывода о несоответствии заявленного обозначения условиям охраноспособности,
предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.
Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о
наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение от 26.08.2013, отменить решение Роспатента от
27.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011725648.