Патентное бюро
Руководитель патентного бюро
Патентный поверенный Российской Федерации Прозоровская Елена Васильевна
реестровый номер 422
+7 (499) 261-92-61
+7 (499) 261-86-10
businesspatent@inbox.ru
Патентное бюро "БИЗНЕСПАТЕНТ" основано на базе патентно-правовой компании ООО "БИЗНЕСПАТЕНТ".
Более 10 лет на страже интеллектуальной собственности!
Более сотни крупнейших клиентов! Десятки успешных судебных процессов!
Основным направлением деятельности является регистрация интеллектуальной и промышленной собственности, защита от недобросовестной конкуренции интересов клиентов в Палате по патентным спорам и в Суде.

ООО«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»,в битве за товарный знак «Volkswagen Экспресс»

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения
Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном
пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в
Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от
22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской
Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела
возражение от 05.09.2014, поданное Обществом с ограниченной
ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», г. Калуга (далее –
заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (далее – решение Роспатента) от 06.06.2014 об отказе в
государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012724844, при
этом установила следующее.
Обозначение по заявке № 2012724844, поданной 22.07.2012, заявлено
на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении
товаров 04, 09, 12, 16, 25 и услуг 35, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных
в перечне заявки.
В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение
«Volkswagen Экспресс», выполненное стандартным шрифтом буквами
латинского и русского алфавитов, при этом первые буквы обоих словесных
элементов являются прописными, а остальные – строчными.
Решение Роспатента от 06.06.2014 об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке № 2012724844 принято на основании
заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное
обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака,
поскольку оно не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483
Кодекса. Указанное обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения с серией товарных знаков «Volkswagen» / «Фольксваген»,
принадлежащих компании Фольксваген АГ (Volkswagen AG), Германия,
имеющих более ранние приоритеты, правовая охрана которых действует на
территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг
04, 09, 12, 16, 25, 35, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ: международные
регистрации №№ 263239, 554495, 702679, 741375, 804383, 828132, 856342,
936903, 944190, 960472, 973363, 985692, 1027588, 1044634.
В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что согласие
правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию заявленного
обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, не устраняет
вероятность смешения товарных знаков в результате их использования и,
соответственно, обуславливает возможность введения потребителей в
заблуждение относительно производителя.
В поступившем 08.09.2014 возражении заявитель выразил свое
несогласие с решением Роспатента от 06.06.2014. Доводы возражения
сводятся к следующему:
— правообладатель противопоставленных товарных знаков является
учредителем заявителя;
— заявитель осуществляет импорт и реализацию в России продукции
компании Фольксваген АГ, Германия, на основании соответствующего
договора между ними, следовательно, заявитель продает подлинную
продукцию именно того производителя, с которым противопоставленные
знаки ассоциируются у потенциальных потребителей товаров;
— ссылка на пункт 6 статьи 1483 Кодекса как на основание для отказа в
регистрации товарного знака представляет собой очевидную правовую
ошибку, поскольку при наличии согласия правообладателя данное основание
неприменимо к сходным знакам, при том, что экспертиза указывает на
степень сходства, близкую к тождеству, а не на тождество обозначений.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение
Роспатента от 06.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2012724844 в отношении всех заявленных товаров и услуг.
К возражению приложена распечатка из поисковой системы
«Яндекс.Словари» по запросу «концерн» [1].
В материалах дела имеются также следующие представленные
заявителем 20.12.2013 и 13.05.2014 материалы:
— письмо от 13.09.2013 владельца противопоставленных товарных
знаков, в котором выражено его согласие на регистрацию и использование на
территории Российской Федерации товарного знака «Volkswagen Экспресс»
по заявке № 2012724844 на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг,
приведенных в заявке, с переводом на русский язык [2];
— копия Устава заявителя, 2007 [3];
— распечатка статьи «Volkswagen (концерн)» из Википедии [4];
— распечатки из сети Интернет о заявителе [5];
— копия импортерского договора с переводом на русский язык [6];
— копии документов об изменении фирменного наименования заявителя
с ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Автомобили» на ООО «ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус» и создании филиала Общества в Москве [7];
— выписка от 13.05.2014 из Единого государственного реестра
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) – сведения о заявителе [8].
На заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2015, заявителем было
также указано о том, что на его имя уже произведена регистрация товарных
знаков, сходных до степени смешения с товарными знаками компании
Фольксваген АГ, Германия, на основании аналогичных доводов и материалов
(по заявкам №№ 2012724846, 2012724847, 2012724848, 2012724849).
Дополнительно заявителем представлены копии следующих материалов:
— схема, отражающая структуру владения долями участия в
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» в 2014 году [9];
— письмо компании Фольксваген Финанс Люксембург С.А.,
Люксембург, с переводом на русский язык [10];
— выписка от 01.12.2014 из ЕГРЮЛ – сведения о заявителе [11];
— выписка от 12.05.2014 из Торгового реестра – сведения о компании
ШКОДА АВТО А.С., Чешская Республика, с переводом на русский язык [12];
— выписка от 18.06.2014 из Торгового реестра – сведения о компании
Фольксваген Интернешнл Финанс Н.В., Нидерланды, с переводом на русский
язык [13].
Кроме того, в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС заявителю было
указано на дополнительные обстоятельства, которые могут быть учтены при
принятии решения. К таким обстоятельствам коллегия отнесла следующее:
заявленное обозначение содержит словесный элемент «Экспресс», который
не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
В ответ на указанные обстоятельства заявителем представлено
заявление от 16.01.2015, в соответствии с которым заявитель не претендует
на правовую охрану указанного слова и не возражает против указания
словесного элемента «Экспресс» в качестве неохраняемого элемента.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия
палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (22.07.2012) подачи заявки № 2012724844 на
регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его
охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности,
обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих
только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на
их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на
время, место и способ их производства или сбыта.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как
неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего
положения.
Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим
товары, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров;
указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).
В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности,
обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся
ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно
товара либо его изготовителя.
Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя
представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте
происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение
признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или
вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, обозначения,
тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками
других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в
соответствии с международным договором Российской Федерации, в
отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в
целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений
может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и
смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения
признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.
Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности
товаров определяется принципиальная возможность возникновения у
потребителя представления о принадлежности этих товаров одному
производителю. Для установления однородности товаров принимается во
внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они
изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012724844
заявлено словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов
«Volkswagen» и «Экспресс», выполненных стандартным шрифтом буквами
латинского и русского алфавитов.
Слово «Volkswagen» является наименованием марки автомобилей, а
также одноименного немецкого концерна [4].
Слово «Экспресс» является заимствованным словом (от англ.
«express», лат. «expressus»), употребляющемся в русском языке в следующих
значениях:
— поезд, судно, автобус, идущие с повышенной по сравнению с
обычной скоростью (Современная энциклопедия, Большой
энциклопедический словарь, Толковый словарь С.И. Ожегова, Толковый
словарь Д.Н. Ушакова – http://dic.academic.ru);
— как часть сложных слов со значением «моментальный, срочный»
(Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина – http://dic.academic.ru).
Заявленное обозначение состоит из слов, относящихся к разным
языковым группам, не образующих грамматически связанную конструкцию
– словосочетание.
При этом доминирующим в заявленном обозначении является
словесный элемент «Volkswagen», поскольку именно он способствует
выполнению обозначением индивидуализирующей функции.
Часть «Экспресс», в силу своего лексического значения, указывает на
свойства заявленных товаров и услуг (способствующие скорости или
быстрые, срочные), следовательно, является неохраняемым элементом на
основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Следует отметить, что заявитель выразил согласие с тем, что
словесный элемент «Экспресс» является описательным и может быть указан
в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483
Кодекса.
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке № 2012724844 принято на основании вывода о
сходстве до степени смешения заявленного обозначения и
противопоставленных товарных знаков, включающих словесный элемент
«Volkswagen» / «Фольксваген» (международные регистрации №№ 263239,
554495, 702679, 741375, 804383, 828132, 856342, 936903, 944190, 960472,
973363, 985692, 1027588, 1044634), являющийся широко известным
российскому потребителю, что обуславливает возможность введения
потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица,
оказывающего услуги.
Коллегия отмечает, что правовая охрана на территории Российской
Федерации знака по международной регистрации № 804383 истекла
07.03.2013, в связи с чем данный знак был противопоставлен экспертизой
ошибочно.
Что касается остальных знаков, то, действительно, заявленное
обозначение и противопоставленные словесные знаки по международным
регистрациям №№ 263239, 554495, 702679, 741375, 828132, 856342, 936903,
944190, 960472, 973363, 985692, 1027588, 1044634 являются сходными в силу
того, что содержат в своем составе фонетически тождественный словесный
элемент «Volkswagen» / «Фольксваген», являющийся во всех обозначениях
основным / единственным индивидуализирующим элементом.
При этом регистрация заявленного обозначения испрашивается в
отношении товаров, являющихся однородными товарам, в отношении
которых действует на территории Российской Федерации правовая охрана
противопоставленных товарных знаков.
Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков
предоставил заявителю письменное согласие [2] на регистрацию на
территории Российской Федерации товарного знака по заявке № 2012724844
на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.
Кроме того, заявителем представлены документы [8] – [13],
показывающие, что он входит в состав концерна Volkswagen в качестве
структурного подразделения, в связи с чем регистрация на его имя товарного
знака, включающего словесный элемент «Volkswagen», не будет вводить
потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица,
оказывающего услуги.
Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не находит
оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве
товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и
услуг.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:
удовлетворить возражение от 05.09.2014, отменить решение
Роспатента от 06.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№ 2012724844.

ПРИМЕР ИЗ  РОСПАТЕНТА

Наши контакты
+7 (499) 261-92-61
+7 (499) 261-86-10

Москва, ул. Новая Басманная д.19, офис 401
Наши партнеры
ГОРБАЧЕВ Ю. А.
Почетный адвокат России
www.goodlawyer.ru
ДИЗАЙН СТУДИЯ BEZRUKOFF
дизайнерские услуги, разработка
логотипов и веб-дизан
Наши теги
патентное бюро | регистрация товарного знака | товарный знак | роспатент | фипс | ускоренная регистрация товарных знаков регистрация торговой марки | патентный поиск | регистрация полезной модели | регистрация изобретения | регистрация лицензионного договора | регистрация промышленного образца | регистрация договора об отчуждении