ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления
Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и
заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными
приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС),
рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2015 в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности (далее — Роспатент), на решение Роспатента от
17.03.2015 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2013728932 (далее – решение Роспатента), при этом
установлено следующее.
Обозначение по заявке №2013728932 подано 18.04.2012 на регистрацию в
качестве товарного знака ООО «Управляющая компания «Легенда Крыма», Москва
(далее — заявитель) в отношении товаров 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в
перечне заявки.
Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве
товарного знака заявлено изобразительное обозначение , которое
выполнено в виде правой мужской руки, обрамленной манжетой рубашки и пиджака.
Все пальцы, кроме большого, согнуты в кулак.
Роспатентом 17.03.2015 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2013728932 для всех заявленных товаров
и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам
экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2)
статьи 1483 Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до
степени смешения со следующей серией товарных знаков, зарегистрированных на
имя ООО «Марка №1», Москва:
— товарный знак по свидетельству №243561 [1] с приоритетом
от 01.10.2001, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ,
признанных однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня;
— товарный знак по свидетельству №318315 [2] с приоритетом
от 22.10.2002, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ,
признанных однородными товарам 32, 33 классов МКТУ заявленного перечня; 
— товарный знак по свидетельству №337093 [3] с
приоритетом от 02.06.2006, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса
МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня; 
— товарный знак по свидетельству №446351 [4] с
приоритетом от 24.07.2009, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса
МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня. 
Также заявленному обозначению был противопоставлен сходный до
степени смешения товарный знак по свидетельству №198904 [5] c приоритетом от
17.05.2000, зарегистрированный на имя ООО «НикитиН», г. Тверь в отношении
товаров и услуг 32, 33, 42 классов МКТУ, признанных однородными товарам и
услугам 32, 33, 35 классов МКТУ.
В возражении и дополнении к возражению, поступивших 14.07.2015 и
05.10.2015, соответственно, заявитель выразил несогласие с решением
Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
— правовая охрана товарного знака по свидетельству №198904 была
досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», 33 класса
МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]» и услуг 42 класса МКТУ
«снабжение алкогольными напитками» на основании Решения Суда по
интеллектуальным правам от 25 июня 2015 года по делу №СИП-943/2014;
— также на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 20
февраля 2014 года по делу №СИП-251/2013 была досрочно прекращена правовая
охрана товарного знака по свидетельству №318315 в отношении товаров 32
«пиво, сусла», 33 классов МКТУ;
— в этой связи вышеуказанные товарные знаки не являются препятствием
для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в
отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;
— заявитель является правообладателем выполненных в одном графическом стиле
с обозначением по заявке №2013728932 товарных знаков по свидетельствам №№499158,
499159, 499160, 518041, представляющие собой изображения жестов руки;
— заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются
сходными до степени смешения, так как выполнены в различной графической манере и
цветовой гамме и создают различное зрительное впечатление;
— основным графическим элементом противопоставленных товарных знаков
является круг с расположенными на его фоне различными элементами, который
обуславливает их визуальное восприятие в качестве эмблемы или медали, тогда как
заявленное обозначение выполнено черным цветом и представляет собой изображение
кисти с отведенным большим пальцем;
— очевидно, что ракурс и графическое исполнение изображения руки в заявленном
обозначении и в противопоставленных товарных знаках различны, а именно,
сравниваемые обозначения различаются исполнением графического элемента
заявленного обозначения в виде рисованного изображения жеста (элемента
пантомимики) реальной мужской руки, тогда как в противопоставляемом товарном
знаке изобразительный элемент выполнен схематично и представляет собой сочетание
геометрических фигур неправильной формы, внешне напоминающих человеческую
руку;
— кроме того, доминирующими элементами товарных знаков по свидетельствам
№337093 и №446361 являются словесные обозначения «НАРОДНАЯ МАРКА» и
«МАРКА №1 В РОССИИ», что обуславливает их отличие от заявленного обозначения.
На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение
Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013728932 в
отношении следующих товаров и услуг:
32 — пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; экстракты хмелевые для изготовления
пива.
33 — аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; дижестивы [ликеры и
спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за
исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки
алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные
перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром;
сакэ; сидры; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции
спиртовые.
35 — анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы;
демонстрация товаров; изучение общественного мнения; консультации
профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент
в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление
рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;
организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок в
коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой
деятельности; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;
продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных
фильмов; публикация рекламных текстов; расклейка афиш; реклама наружная;
распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка
рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама
интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная;
репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор
информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете;
телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое
лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки
заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для
рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], все
вышеперечисленные услуги, за исключением относящихся к снабжению
безалкогольными напитками.
В подтверждение доводов возражения заявитель представил копии
упомянутых в возражении судебных решений [6].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия находит доводы возражения убедительными частично.
С учетом даты (18.04.2012) подачи заявки №2013728932 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс
и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного
знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от
05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее –
Правила).
В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом,
несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и
объемные обозначения сравниваются:
— с изобразительными обозначениями;
— с объемными обозначениями;
— с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят
изобразительные или объемные элементы.
Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на
основании следующих признаков:
— внешняя форма;
— наличие или отсутствие симметрии;
— смысловое значение;
— вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное,
карикатурное и т. д.);
— сочетание цветов и тонов.
Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и
в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности
товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Для установления однородности товаров принимаются во внимание род
(вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение является изобразительным, выполнено
в виде руки, у которой все пальцы, кроме большого, согнуты в кулак.
В рамках несоответствия товарного знака по заявке №2013728932
требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса были противопоставлены сходные
до степени смешения товарные знаки [1-5].
В отношении услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению была
противопоставлена серия товарных знаков [1], [3],
[4], принадлежащих одному лицу. В товарном знаке [4]
элементы «МАРКА №1 В РОССИИ» являются неохраняемыми элементами
товарного знака.
Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых
испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве
товарного знака, и услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрированы
противопоставленные товарные знаки [1; 3; 4], коллегия отмечает, что заявителем
не оспаривается решение Роспатента в этой части.
Вместе с тем сопоставление услуг 35 класса МКТУ показало, что они
являются однородными, поскольку совпадают или относятся к общим родовым
группам (демонстрация товаров, реклама, продвижение товаров для третьих лиц и
т.д.).
Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков
[1; 3; 4] на тождество и сходство показал следующее.
Сравниваемые обозначения , [1], [3],
[4] включают изобразительный элемент в виде правой руки, у
которой все пальцы, кроме большого, согнуты в кулак. Указанный элемент
является единственным индивидуализирующим элементом заявленного
обозначения и существенным индивидуализирующим элементом товарных знаков
[1; 3; 4], в которых он занимает центральное положение и значительную площадь.
Коллегия усматривает, что кисть руки в заявленном обозначении выполнена в
графической манере, более приближенной к реалистическому изображению, чем в
противопоставленных товарных знаках. Вместе с тем сравниваемые элементы
воспринимаются сходными, поскольку имеют практически одинаковую внешнюю
форму и вызывают одинаковые смысловые ассоциации, связанные со значением
общепринятого жеста, который трактуется как одобрение поступка или действия.
В силу сходства существенных индивидуализирующих элементов,
сравниваемые обозначения, несмотря на некоторые различия, были признаны
сходными в целом.
Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени
смешения с товарными знаками [1; 3; 4] в отношении услуг 35 класса МКТУ,
признанных однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне
противопоставленных товарных знаков, что приводит к выводу о несоответствии
заявленного обозначения в этой части заявленных услуг требованиям пункта 6 (2)
статьи 1483 Кодекса.
В отношении товаров 32, 33 классов МКТУ заявленному обозначению были
противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки [2; 5].
На основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля
2014 года по делу №СИП-251/2013 правовая охрана товарного знака [2] досрочно
прекращена в отношении товаров 32 «пиво, сусла» и товаров 33 классов МКТУ.
На основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2015
года по делу №СИП-943/2014 правовая охрана товарного знака [5] досрочно
прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», 33 класса МКТУ
«алкогольные напитки [за исключением пива]» и услуг 42 класса МКТУ
«снабжение алкогольными напитками».
Таким образом, препятствия для государственной регистрации заявленного
обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи
1483 Кодекса в отношении уточненного заявителем перечня товаров 32, 33 классов
МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, отсутствуют.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2015, отменить решение
Роспатента от 17.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2013728932.
ПРИМЕР ИЗ РОСПАТЕНТА