Патентное бюро
Руководитель патентного бюро
Патентный поверенный Российской Федерации Прозоровская Елена Васильевна
реестровый номер 422
+7 (499) 261-92-61
+7 (499) 261-86-10
businesspatent@inbox.ru
Патентное бюро "БИЗНЕСПАТЕНТ" основано на базе патентно-правовой компании ООО "БИЗНЕСПАТЕНТ".
Более 10 лет на страже интеллектуальной собственности!
Более сотни крупнейших клиентов! Десятки успешных судебных процессов!
Основным направлением деятельности является регистрация интеллектуальной и промышленной собственности, защита от недобросовестной конкуренции интересов клиентов в Палате по патентным спорам и в Суде.

Может ли одно лицо стать обладателем товарного знака «BONUS», «БОНУС»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений
и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента
от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской
Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение,
поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее –
Роспатент) 24.07.2015, поданное Тюркие Гаранти Банкасы Аноним Ширкети, Турция
(далее — заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации
товарного знака по заявке №2013717565, при этом установлено следующее.
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013717565 с
приоритетом от 27.05.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение
«BONUS», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении
товаров 09 и услуг 36 классов Международной классификации товаров и услуг (далее –
МКТУ).
Роспатентом 25.03.2015 принято решение об отказе в государственной
регистрации товарного знака по заявке №2013717565. Основанием для принятия
указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому
заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на
основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.
Заключение экспертизы мотивировано следующим.
Слово «BONUS» представляет собой термин, характерный для области
деятельности заявителя (bonus – 1. бонус, премия, награда (нечто дополнительное,
получаемое сверх уже имеющегося или причитающегося); 2. добавочный дивиденд; 3.
надбавка и др., см Яндекс-словари, в том числе Англо-русский экономический словарь,
«Словарь бизнес-терминов», Академик.ру, 2011, http://dic.academic.ru/dic., и
используется различными организациями в отношении товаров и услуг, однородных
заявленным (см. сайты http://www.psbank.ru/Personal/Everyday/PSBonus;
http://www.visa.com.ru/ru/ru-ru/personal/bonus.shtml; mvideo-bonus.ru;
http://www.detmir.ru/pages/bonus/ и др.).
Являясь термином, словесный элемент «BONUS» / «БОНУС» не способен
самостоятельно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака в
отношении заявленных товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.
Подтверждением указанного факта является наличие ранее зарегистрированных
товарных знаков на имя иных юридических лиц в отношении однородных товаров 09 и
услуг 36 классов МКТУ, в которых словесные элементы «BONUS», «БОНУС»
исключены из правовой охраны (например, товарные знаки по свидетельствам №272324,
№324707, №471386, знак по международной регистрации №1000177).
Кроме того, экспертиза отметила, что представленные заявителем 19.12.2014
дополнительные материалы не способны устранить основание для отказа в регистрации
товарного знака по заявке №2013717565, предусмотренное пунктом 1 статьи 1483
Кодекса.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.07.2015 поступило
возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:
— заявитель является крупнейшим в Турции банком. Банк обладает собственной
сетью, включающей 3,550 банкоматов, имеет представительства и дочерние компании
во многих странах мира;
— заявитель активно использует слово «BONUS» в отношении заявленных товаров
и услуг (в первую очередь платежных карт и финансовых и банковских услуг с
использованием платежных карт), в связи с чем заявленное обозначение приобрело
высокую различительную способность;
— в результате активного использования товарного знака «BONUS» на территории
Турции, он признан общеизвестным товарным знаком в Турции;
— заявитель согласен с тем, что слово «BONUS» используется в соответствующей
отрасли как термин с определенным значением в определенном контексте и может
являться описательным, однако как название банковской карточки такое слово на
практике не используется;
— кроме того, заявитель отмечает, что является владельцем знака «GARANTI
BONUS» по международной регистрации №907732 и знака «BONUS NET» по
международной регистрации №931921, правовая охрана которым предоставлена на
территории Российской Федерации в отношении товаров «банковские карты». При этом
в указанных знаках словесный элемент «BONUS» является охраняемым элементом.
С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от
25.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013717565 в отношении всего
заявленного перечня товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.
В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие
документы:
1. Распечатки с сайта Википедия, содержащие сведения о заявителе;
2. Фотография памятной награды;
3. Рекламные материалы (фотографии: машин, сувенирной продукции, флагов);
4. Фотографии банковских карточек;
5. Фотография офиса заявителя;
6. Копия решения Турецкого института патентов Управления Отделом Торговых
Марок;
7. Информационные материалы о торгово-экономических отношениях Турции и
России (14.10.2014);
8. Информация о знаке «GARANTI BONUS» по международной регистрации
№907732.
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении
возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (27.05.2013) подачи заявки №2013717565 на регистрацию
товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя
Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного
знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,
регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается
государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих
различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности,
являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том
числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а
также на время, место и способ их производства или сбыта.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений,
которые приобрели различительную способность в результате их использования.
Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как
правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к
которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых
испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в
науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы,
характерные для конкретных областей науки и технике.
Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том
числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а
также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые
наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств
товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава
сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по
истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса
изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или
полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания
на место нахождения изготовителя товара.
Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое
обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его
смысловое и/или пространственное значение.
Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о
невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.
Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BONUS»,
выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении
товаров 09 класса МКТУ «электронные и магнитные карточки; предоплаченные
платежные карточки, кредитные карточки, телефонные карточки, банковские карточки,
дебетные карточки, карточки для автоматического открывания и закрывания,
электронные карточки для счетчиков, электронные билеты» и услуг 36 класса МКТУ
«финансовая деятельность и кредитно-денежные операции; услуги банковские,
менеджмент финансовый, анализ финансовый, спонсорство, информационные услуги в
области финансов, операции факторные, лизинг, выпуск кредитных карточек с
возвращением кредита согласно установленному плану, обслуживание по кредитным
карточкам, выпуск кредитных карточек, услуги по кредитованию, обмен денег, выпуск
дорожных чеков, проверка подлинности чеков, перевод денежных средств в системах
электронных расчетов, услуги по выплате пенсий, поручительство, взыскание арендной
платы, посредничество биржевое, хранение в сейфах, учреждение взаимофондов, ссуды
ипотечные».
Согласно словарно-справочным источникам информации, представляющим
специализированные финансово-экономические словари, слово bonus имеет следующие
значения:
— бонус, премия, награда (дополнительное вознаграждение покупателю, заказчику
и т.п. в виде приложения подарка к покупаемому товару, предоставления бесплатного
рекламного времени при условии размещения заказов на покупку определенного
рекламного времени, скидки при покупке упаковки товара определенного размера и т.
д.), см. словарь ABBYY Lingvo, в том числе Англо-русский экономический словарь;
— 1. Дополнительное вознаграждение, премия; 2. Дополнительная скидка,
предоставляемая продавцом покупателю по условиям сделки; 3. Скидка от суммы
страховой премии, которую страховщик предоставляет за оформление договора
страхования на особо выгодных условиях. Величина бонуса фиксируется в страховом
полисе, см. «Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001» на сайте
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/1666.
Кроме того, анализ сведений из сети Интернет показал, что слово bonus широко
используется различными юридическими лицами в области деятельности, к которой
относятся товары и услуги, содержащиеся в перечне регистрации, в качестве
характеристики товаров и услуг, а именно получения бонуса в виде дополнительного
вознаграждения, премии, скидки, компенсации или подарка (например, бонусная
программа Промсвязьбанка, позволяющая получать бонусные баллы за покупки по
картам банка и в дальнейшем использовать их в качестве скидки, см. сайт
http://www.psbank.ru/Personal/Everyday/PSBonus; компания Visa предлагает программу
Visa Бонус для владельцев карт Visa Classic и Visa Electron, которая позволяет получать
скидки и бонусы при оплате товаров и услуг в магазинах, аптеках, отелях, ресторанах и
кафе, см. сайт http://www.visa.com.ru/ru/ru-ru/personal/bonus.shtml; Детский Мир
предлагает бонусные карты, с помощью которых можно получайте 5% в виде бонусов
за каждую покупку, а потом оплачивайте бонусами до 20% стоимости покупки, см.
сайт http://www.detmir.ru/pages/bonus/ и др.).
Учитывая, что рассматриваемое слово «bonus», содержится в
специализированных словарных источниках (указанных выше), а также широко
используется различными юридическими лицами в области экономики и финансов, т.е.
деятельности, к которой относятся товары и услуги, содержащиеся в перечне
регистрации, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение является
общепринятым термином в данной области.
Аналогичные или сходные с заявленным обозначения используются различными
лицами для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам
09, 36 классов МКТУ, что подтверждает тот факт, что заявленное обозначение не
обладает различительной способностью и, следовательно, не способно
индивидуализировать конкретного изготовителя товаров и услуг.
Поскольку заявленное обозначение состоит только из обозначения, не
обладающего различительной способностью, оно не может быть объектом правовой
охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его
использование, т.е. любое лицо может использовать в гражданском обороте данное
обозначение.
Анализ представленных заявителем материалов показал следующее.
Представленные фотографии [2-5] свидетельствуют об использовании
комбинированного обозначения, которое наряду со словесным элементом «bonus»
включает большое количество изобразительных, словесных и цифровых элементов, т.е.
имеющего ряд существенных отличий от заявленного словесного обозначения.
Материалы [3, 5] не содержат выходных данных, что не позволяет соотнести их с
датой подачи заявки.
Что касается признания обозначения «BONUS» общеизвестным товарным
знаком, то данный статус установлен исключительно на территории Турции, в то время
как документов, иллюстрирующих длительное и интенсивное использование
заявителем заявленного словесного обозначения «BONUS» на территории Российской
Федерации не представлено.
В этой связи нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи
заявки приобрело различительную способность в результате его использования
заявителем в отношении заявленных товаров и услуг.
Что касается знака «GARANTI BONUS» по международной регистрации
№907732 и знака «BONUS NET» по международной регистрации №931921, правовая
охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя
заявителя, то следует отметить, что делопроизводство ведется по каждой заявке
отдельно с учетом всех обстоятельств дела.
С учетом вышеизложенного, коллегия признала решение Роспатента
правомерным и не усматривает оснований для признания обозначения по заявке
№2013717565 соответствующим требованиям пунктов 1, 1(1) статьи 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2015, и
оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2015.

ПРИМЕР ИЗ  РОСПАТЕНТА

Наши контакты
+7 (499) 261-92-61
+7 (499) 261-86-10

Москва, ул. Новая Басманная д.19, офис 401
Наши партнеры
ГОРБАЧЕВ Ю. А.
Почетный адвокат России
www.goodlawyer.ru
ДИЗАЙН СТУДИЯ BEZRUKOFF
дизайнерские услуги, разработка
логотипов и веб-дизан
Наши теги
патентное бюро | регистрация товарного знака | товарный знак | роспатент | фипс | ускоренная регистрация товарных знаков регистрация торговой марки | патентный поиск | регистрация полезной модели | регистрация изобретения | регистрация лицензионного договора | регистрация промышленного образца | регистрация договора об отчуждении