Патентное бюро
Руководитель патентного бюро
Патентный поверенный Российской Федерации Прозоровская Елена Васильевна
реестровый номер 422
+7 (499) 261-92-61
+7 (499) 261-86-10
businesspatent@inbox.ru
Патентное бюро "БИЗНЕСПАТЕНТ" основано на базе патентно-правовой компании ООО "БИЗНЕСПАТЕНТ".
Более 10 лет на страже интеллектуальной собственности!
Более сотни крупнейших клиентов! Десятки успешных судебных процессов!
Основным направлением деятельности является регистрация интеллектуальной и промышленной собственности, защита от недобросовестной конкуренции интересов клиентов в Палате по патентным спорам и в Суде.

Товарный знак «OZON» по отказу на «O.ZONE»

Данное решение Палаты по патентным спорам не является решением наших клиентов, но оно отвечает на часто задаваемый вопрос как рассматривает  палата по патентным спорам  международные регистрации

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3
статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.03.2012 на
решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737568/50, при этом установлено следующее. Обозначение по заявке №2010737568/50 с приоритетом от 22.11.2010
заявлено на регистрацию в качестве товарного знака КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед. о.о., 62-020, Сваженд Рабовице, ул. Ольшинова, 38, Польша (далее — заявитель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OZON», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.
Роспатентом 28.02.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737568 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение
по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходено до степени смешения со знаком «OZONE» по международной регистрации №747819 [1] с конвенционным приоритетом от 21.08.2000, которому предоставлена
правовая охрана на территории Российской Федерации на имя SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL S.P.A., Galleria dei Borromeo, 3 I-35137 Padova, Италия, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.


Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «OZON»/«OZONE», занимающих доминирующее положение в знаках.
Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству, представленное заявителем согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от
правообладателя международной регистрации №747819 не было принято во внимание. В рассматриваемом случае сходство товарных знаков до степени смешения может привести к введению потребителя в заблуждение относительно
производителя товаров.


В возражении от 15.03.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
— заявленное обозначение «OZON» является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и звучит как «ОЗОН»; — противопоставленный знак является комбинированным, в котором изобразительный элемент выполнен в виде стилизованной буквы «Т» в круге, а в слове «OZONE» между буквами «О» и «Z» расположена точка;
— за счет присутствия в противопоставленном знаке названия торгового дома «SERGIO TACCНINI» потребитель будет ассоциировать знаки именно с продукцией данного торгового дома;
— суммарное число букв словесного элемента «SERGIO TACCHINI» значительно больше, чем у слова «OZONE», в силу чего этот элемент доминирует в противопоставленном знаке;
— в связи с этим, проведение сравнительного анализа на сходство
заявленного обозначения лишь с частью «OZONE» противопоставленного знака является неправомерным;
— выполнение сравниваемых обозначений оригинальным шрифтом и присутствие в противопоставленном знаке изобразительного элемента и дополнительного словесного элемента усиливает и определяет визуальное и фонетическое различие сравниваемых обозначений;
— заявленное обозначение не имеет смыслового значения, в связи с чем, проведение анализа на сходство по семантическому критерию не представляется возможным;
— принимая во внимание отсутствие между знаками фонетического,
графического и семантического сходства, правомерно сделать вывод о несходстве
знаков до степени смешения;
— поскольку в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса регистрация сходных до степени смешения знаков допускается с согласия правообладателя, при вынесении решения экспертиза не могла не принять во внимание письмо- согласие от правообладателя противопоставленной международной регистрации.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737568 в отношении всех заявленных товаров
03 класса МКТУ.
В подтверждение изложенных в возражении доводов заявитель представил копию письма-согласия от компании SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL S.P.A [2] (в материалах дела заявки №2010737568 имеется оригинал данного письма-согласия).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты приоритета (22.11.2010) заявки №2010737568/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом
Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).
В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим
(визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.


Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения;
расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей
обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.
Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:
— подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности,
совпадение значения обозначений в разных языках;
— совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
— противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное
обозначение «OZON», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Буква «Z» выполнена таким образом, что пересекает расположенные справа и слева от нее буквы «О». Государственная
регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос».
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737568 в отношении товаров 03 класса МКТУ основано на наличии знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.
Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде буквы «Т», заключенной в круг. Под изобразительным элементом на двух строках выполнены словесные элементы
«SERGIO TACCHINI», буква «O», точка и слово «ZONE». Вследствие того, что буква «O» и слово «ZONE» разделены точкой, эти элементы могут быть переведены по разному: (газ «озон») или «зона О».
Каждый из элементов знака (буква «Т» в круге и слова «SERGIO
TACCНINI», «O◦ZONE») в силу их графического исполнения и отсутствия семантической взаимосвязи воспринимаются как самостоятельные элементы, каждый из которых способен выполнять индивидуализирующую функцию. В связи
с этим экспертиза проводится отдельно по каждому элементу.
Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение «OZON» и элемент «O◦ZONE» противопоставленного знака [1] являются фонетически сходными (совпадает состав
большей части звуков, расположенных в одинаковом порядке).
В силу сходства заявленного обозначения с одним из элементов знака [1],
сравниваемые знаки были признаны палатой по патентным спорам сходными в целом.


Товары 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос», в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737568, и товары 03 класса МКТУ «Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices/Мыла; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные пасты», в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку
[1] на территории Российской Федерации, однородны, поскольку полностью совпадают.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком [1] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Вместе с тем, заявитель представил письмо [2], в котором компания SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL S.P.A., Galleria dei Borromeo, 3 I-35137 Padova, Италия – правообладатель знака [1], выразила согласие на регистрацию товарного
знака «OZON» по заявке №2010737568 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.
Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с другим товарным знаком с согласия его правообладателя.


Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются не тождественными (тождество согласно пункту 14.4.2 Правил это совпадение во всех элементах), а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным приять во внимание представленное согласие
[2] правообладателя знака [1], что устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010737568 в отношении товаров 03 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: удовлетворить возражение от 15.03.2012, отменить решение Роспатента от 28.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2010737568.

Наши контакты
+7 (499) 261-92-61
+7 (499) 261-86-10

Москва, ул. Новая Басманная д.19, офис 401
Наши партнеры
ГОРБАЧЕВ Ю. А.
Почетный адвокат России
www.goodlawyer.ru
ДИЗАЙН СТУДИЯ BEZRUKOFF
дизайнерские услуги, разработка
логотипов и веб-дизан
Наши теги
патентное бюро | регистрация товарного знака | товарный знак | роспатент | фипс | ускоренная регистрация товарных знаков регистрация торговой марки | патентный поиск | регистрация полезной модели | регистрация изобретения | регистрация лицензионного договора | регистрация промышленного образца | регистрация договора об отчуждении