Приложение к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от
22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации
08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в
Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
26.05.2016, поданное компанией Philipp Plein, Швейцария (далее — заявитель), на решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от
26.01.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской
Федерации знаку по международной регистрации №1207928, при этом установлено
следующее.
Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 28.10.2013
была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной
собственности (МБ ВОИС) за №1207928 на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 18,
20, 21, 24, 25, 28 классов МКТУ.
Знак по международной регистрации №1207928 представляет собой
комбинированное обозначение , состоящее из изображения шестиугольника, в
котором размещена буква «Р» и ее зеркальное отражение и словесных элементов «PHILIPP
PLEIN», выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
Согласно решению Роспатента от 26.01.2016 принято решение об отказе в
предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по
международной регистрации №1207928 в отношении товаров 18, 21, 25 классов МКТУ,
мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием
требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной
регистрации №1207928 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя
иных лиц знаками:
— с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «PIED A
TERRE», а также изображением буквы «Р» и ее зеркального отражения по свидетельству
№429553 с приоритетом от 24.06.2009 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ,
однородных заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ [1];
— с комбинированным знаком со словесным элементом «PRINCIPE», а также
изображением буквы «Р» и ее зеркального отражения по международной регистрации
№789926 с конвенционным приоритетом от 24.04.2002 в отношении товаров 18, 25 классов
МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ [2];
— с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «PARK PLACE»,
а также изображением буквы «Р» и ее зеркального отражения по свидетельству №136658 с
приоритетом от 05.08.1994 в отношении товаров 21, 25 классов МКТУ, однородных
заявленным товарам 21, 25 классов МКТУ [3].
Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на присутствии в знаках
буквы «Р» и ее зеркального отражения.
В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента,
доводы которого сводятся к следующему:
— согласно сведениям Реестра Компаний Англии и Уэльса по состоянию на 30 июня
2015 года компания Шу Стьюдиоу Лимитид, являвшаяся правообладателем
противопоставленного товарного знака по свидетельству №429553, была ликвидирована
20 марта 2012 года;
— заявитель обратился в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой
охраны товарного знака по свидетельству №429553 в связи с прекращением юридического
лица — правообладателя. Данное заявление было в установленном порядке удовлетворено,
и правовая охрана товарного знака по свидетельству №429553 досрочно прекращена в
связи с ликвидацией юридического лица — обладателя исключительного права на товарный
знак. Соответствующие сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков 03
марта 2016 года;
— в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №136658,
Судом по интеллектуальным правам вынесено решение от 23 мая 2016 года по делу №
СИП-655/2015. В соответствии с данным решением правовая охрана указанного товарного
знака досрочно прекращена в отношении всех товаров 25 класса МКТУ;
— заявителем получено согласие от владельца знака по международной регистрации
№789926 на предоставление знаку по международной регистрации №1207928 правовой
охраны на территории России в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ;
— заявитель отмечает, что противопоставленный знак по международной регистрации
№789926 не должен рассматриваться в качестве сходного до степени смешения со знаком
по международной регистрации №1207928, поскольку он отличается семантически,
графически и фонетически.
На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения
Роспатента от 26.01.2016 и предоставлении правовой охраны на территории Российской
Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по
рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты конвенционного приоритета (28.10.2013) правовая база для оценки
его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и
знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,
зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные
до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской
Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской
Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров
обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками,
допускается лишь с согласия правообладателя.
В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени
смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их
отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные
обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами
обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки,
приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость
положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном
обозначении.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со
словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции
которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим),
графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам,
изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) — (в) указанного пункта, могут
учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г)
Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров
учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о
принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во
внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены,
условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Знак по международной регистрации №1207928 представляет собой
комбинированное обозначение , состоящее из изображения шестиугольника, в
котором размещена буква «Р» и ее зеркальное отражение и словесных элементов «PHILIPP
PLEIN», выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.
Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 18, 21, 25
классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное
обозначение , состоящее из словесных элементов «PIED A TERRE»,
выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенного
над ними изобразительного элемента в виде буквы «Р» и ее зеркального отражения.
Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное
обозначение , состоящее из словесного элемента «PRINCIPE», выполненного
оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенного над ним
изобразительного элемента в виде буквы «Р» и ее зеркального отражения. Правовая охрана
знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25 и услуг 42 классов МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное
обозначение , состоящее из словесных элементов «PARK PLACE»,
«MOSCOW», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и
расположенного над ними изобразительного элемента в виде буквы «Р» и ее зеркального
отражения. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25
класса МКТУ.
Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой
охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации
№1207928 в отношении всех заявленных товаров 18, 21, 25 классов МКТУ основано на
наличии сходных до степени смешения знаков [1-3].
Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены
обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и
которые являются основанием для удовлетворения возражения.
К указанным обстоятельствам относится то, что из Государственного реестра
товарных знаков и знаков обслуживания выявлено, что правовая охрана товарного знака
по свидетельству №429553 досрочно прекращена в связи с ликвидацией юридического
лица – правообладателя. Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения в
отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении
Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по
международной регистрации №1207928 на территории Российской Фендерации в
отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.
Также, заявителем представлено решение Суда по интеллектуальным правам от
23.05.2016 г. по делу № СИП-655/2015, которым правовая охрана товарного знака по
свидетельству №136658 досрочно прекращена в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.
В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров,
правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для
предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1207928 на
территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.
Кроме того, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя
противопоставленного знака по международной регистрации №789926 для предоставления
правовой охраны знаку по международной регистрации №1207928 на территории
Российской Федерации в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.
Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца
5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до
степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его
правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от
26.01.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку
по международной регистрации №1207928 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ в
соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для
принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2016, отменить решение
Роспатента от 26.01.2016 и предоставить правовую охрану на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207928 в
отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.