Патентное бюро
Руководитель патентного бюро
Патентный поверенный Российской Федерации Прозоровская Елена Васильевна
реестровый номер 422
+7 (499) 261-92-61
+7 (499) 261-86-10
businesspatent@inbox.ru
Патентное бюро "БИЗНЕСПАТЕНТ" основано на базе патентно-правовой компании ООО "БИЗНЕСПАТЕНТ".
Более 10 лет на страже интеллектуальной собсвенности!
Более сотни крупнейших клиентов! Десятки успешных судебных процессов!
Основным направлением деятельности является защита от недобросовестной конкуренции интеллектуальной и промышленной собственности, защита интересов клиентов в Палате по патентным спорам и в Суде.

Столкновение фирменных наименований, товарных знаков и доменных имен.

11 декабря 2002г. вступил в силу Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992г. №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г., № 166-ФЗ (Далее Закон РФ «О товарных знаках»), что привело к другому подходу Роспатента  при возникновении споров, связанных со столкновением фирменных наименований и тождественных им товарных знаков.

Новый подход Роспатента отражен в другой статье «Роспатент в спорах между фирменными наименованиями и товарными знаками ( статья на сайте)

Правововое регулирование проблемы столкновений фирменных наименований различных фирм, сходных с ними товарных знаков и доменов на данный момент времени достаточно сложно. Как фирменное наименование, товарный знак (знак обслуживания) так и домен являются средствами индивидуализации. 

С одной стороны, согласно статьи 8 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» «Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака».

С другой стороны фирменное наименование, содержащее название фирмы, постоянно сталкивается с чужим зарегистрированным товарным знаком, а на сегодняшний момент времени еще и с доменом. Товарный знак/знак обслуживания в Российской Федерации охраняется «Законом Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 1992г. (далее Закон РФ о товарных знаках), а домен в России достаточно новое понятие и специального закона об охране доменов в Российской Федерации нет.

Домен – часть сетевой идентификации в сети Интернет. Служба доменных имен (DNS) предназначена для одназначного сопоставления доменного имени IP-адресу нужной машины. Доменное имя составляется из нескольких сегментов. Домен «BUSINESSPATENT.RU» определяет группу доменов более высокого уровня. В частном случае, это может быть одна машина, и все ссылки на любое_имя.businesspatent.ru приведут на эту машину, ru – географическая зона. Имена зон можно разделить на «организационные» и «географические». Организационные зоны: com, edu, gov, net, org, int. Географические домены – по государствам. У России в высшей зоне зарегистрирован домен ru (первый уровень). В некоторых государствах географические зоны тоже подразделяют на организационные и географичнские (по городам, областям и т.д.). С левого конца доменного имени находятся имена машин. Имена бывают «функциональные» и «собственные». Собственные имена – любое_имя.businesspatent.ru. Функциональные имена определяются из функций машины: www HTTP (WWW) сервер; ftp – FTP сервер, mail – почтовый сервер, proxy – прокси-сервер.

Таким образом, полное доменное имя для сайта будет WWW.BUSINESSPATENT.RU В данном случае словесный элемент «BUSINESSPATENT» является одновременно и фирменным наименованием и зарегистрированным товарным знаком, поэтому фирма «Бизнеспатент» смогла защитить себя по всем трем аспектам, а именно: 1) как свое фирменное наименование – зарегистрированное в установленном порядке; 2) как свой товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в соответствии с Законом РФ о товарных знаках; 3) как свой домен, также официально зарегистрированный. Но возникают ситуации, когда, например: 1. фирменное наименование и товарный знак принадлежат одной фирме, а тождественный домен другой; 2. фирменное наименование принадлежит одной фирме, товарный знак другой, а тождественный домен третьей; 3. фирменное наименование и домен принадлежат одной фирме, а тождественный товарный знак – другой. 

Как показала практика, очень часто, даже широко известные товарные знаки или фирменные наименования зарегистрированы в качестве доменов не за владельцами товарных знаков и не за владельцами фирм с конкретным фирменным наименованием, а совершенно за другими субъектами, именно за теми, кто первый по приоритету зарегистрировал данный домен. К примеру: владельцем товарного знака «FLAMINGO» (ФЛАМИНГО) является Общество с ограниченной ответственностью «Фламинго», для ряда товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Поскольку фирма ООО «Фламинго» является полноправным владельцем зарегистрированного товарного знака, содержащего словесный элемент (FLAMINGO) «ФЛАМИНГО», то любое применение данного словесного товарного знака на однородные товары и услуги, независимо от дизайна, влечет за собой нарушение прав владельца и, соответственно, законодательств Российской Федерации.
Согласно п.2 ст.4 «Закона РФ о товарных знаках»: «Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения в отношении однородных товаров», однако наряду с вышеуказанной регистрацией словесного товарного знака «FLAMINGO» «ФЛАМИНГО» имеется ряд регистраций других фирм, также имеющих в составе своего товарного знака словесный элемент «ФЛАМИНГО».

При этом возникает ряд сложных ситуаций среди данных фирм. Например, существует регистрация АОЗТ «Фламинго-В» г.Москва, которая содержит услуги 35 класса МКТУ – «деловые операции» и 42 класса – «реализация товаров», одновременно с ними владельцем целого ряда деловых операций по 35 классу является АОЗТ «Фламинго» г.Воронеж, а услугами по рекламе 35 класса владеет М.П. «Фламинго» г.Владимир.

С одной стороны, владелец товарного знака ООО «Фламинго» на правах полноправного владельца имеет право согласно п.2 ст.4 Закона РФ «О товарных знаках» на изготовление своего товара, его применение, ввоз, рекламу, продажу, хранение и иное введение в хозяйственный оборот под данным товарным знаком.

С другой стороны АОЗТ «Фламинго-В» г.Москва также имеет право на любые деловые операции и реализацию товара под своим зарегистрированным знаком «ФЛАМИНГО». При этом, как владелец товара «ФЛАМИНГО» ООО «Фламинго» имеет право реализовывать его под товарным знаком «ФЛАМИНГО», так и АОЗТ «Фламинго» также на правах владельца регистрации имеет право реализации товаров под товарным знаком «Фламинго» при этом, название «Фламинго» одновременно является частью их фирменного наименования. 

Данный вопрос достаточно сложен, и для того, чтобы не было введения потребителя в заблуждение относительно сходных товарных знаков и связанных с ними фирменных наименований, например, «ФЛАМИНГО», для товаров и услуг, то желательно при регистрации товаров дополнительно регистрировать и услуги, связанные с рекламой, деловыми операциями, доставкой и реализацией товара под тем же товарным знаком. Сложнее дело обстоит с тождественным доменом. Предположим, что в Интернете Вы наткнулись на домен «FLAMINGO.RU», принадлежащий третьей фирме с другим фирменным наименованием. Что же можно обнаружить в Интернете набрав домен «FLAMINGO.RU.»? Например: рекламу товара, или предложение товара к продаже, при этом как в случае с доменом «КОДАК» рекламируется и предлагается в продажу товар, однородный товару зарегистрированного тождественного товарного знака. Поскольку фирма – владелец доменного имени «FLAMINGO.RU» в Интернете занимается рекламной деятельностью и предложением товаров к продаже, то ее деятельность совпадает с услугами тождественных зарегистрированных товарных знаков «FLAMINGO» 35 класса МКТУ «реклама» и 42 класса МКТУ «реализация товаров» других фирм, а также с их фирменными наименованиями, а если еще и совпадает вид товара, предлагаемого к продаже, то и с зарегистрированными сходными товарными знаками однородных товаров, что вносит путаницу в индивидуализацию конкретной фирмы и конкретного товарного знака. Сложнее ситуация складывается в том случае, если в составе фирменного наименования содержится чужой зарегистрированный товарный знак. 
Фирма «Фламинго» является владельцем товарного знака «FLAMINGO». При этом, она обнаружила в Москве несколько фирм «ФЛАМИНГО», занимающихся теми же видами деятельности. В данном случае фирменное наименование «ФЛАМИНГО» совпадает с товарным знаком «ФЛАМИНГО» той же фирмы. Фирма «Фламинго» провела широкую рекламную компанию, которой воспользовались фирмы, имеющие в своем фирменном наименовании название «ФЛАМИНГО», но с другой организационно-правовой формой юридического лица. При этом, потребитель обычно не обращает внимание на организационно-правовую форму юридического лица, а видит только яркое название «ФЛАМИНГО» и, соответственно, возникает смешение фирм. И если при этом, одна из фирм еще и зарегистрировала на себя домен FLAMINGO.RU, воспользовавшись широкой рекламной компанией фирмы «Фламинго» – владельца товарного знака «FLAMINGO», в отношении однородных товаров, то данный факт приведет к смешению предприятий и товара, что можно расценивать как факт недобросовестной конкуренции, согласно статьи 10 bis. Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в которой сказано:

(1) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.
(2) Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.
(3) В частности, подлежат запрету: — все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; — ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента…» Использование в качестве домена чужого зарегистрированного товарного знака, совпадающего с чужим фирменным наименованием приведет к смешению предприятий, к смешению торговой деятельности предприятий, к смешению аналогичных товаров с тождественными товарными знаками, что может расцениваться как факт недобросовестной конкуренции, по которому согласно ст. 10 bis «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» Российская Федерация как страна, участвующая в Союзе обязана обеспечить эффективную защиту. В данное время в России этот механизм не отработан. 

При регистрации фирменных наименований и доменов необходим механизм проверки связи фирменного наименования, сходного с ним домена и товарного знака, знака обслуживания в отношении однородных товаров и однородных услуг. Вторым примером может служить регистрация словесного товарного знака «КАПИТАН» (CAPITAN). Товарный знак «CAPITAN» (КАПИТАН) зарегистрирован на ряд классов международной классификации МКТУ, в том числе «реклама», «деловые операции» и «реализация товаров». Существует ряд фирм с названием «КАПИТАН», основной деятельностью которых является «реализация товаров», то есть «магазины». В данном случае их фирменное наименование включает в себя чужой товарный знак «КАПИТАН» (CAPITAN). В силу ст.54 «Гражданского кодекса Российской Федерации» и ст.8 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» данные фирмы имеют право пользоваться своим фирменным наименованием без специальной регистрации в силу самого факта пользования им. 

Однако, как только данное фирменное наименование вводится в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации, сразу же начинают действовать другие статьи законов, а именно п.2 ст.4 «Закона о товарных знаках…» и ст. 10bis (недобросовестная конкуренция) «Парижской конвенции об охране промышленной собственности», и фирма, имеющая в составе своего фирменного наименования название «КАПИТАН», считается нарушителем прав владельца товарного знака «КАПИТАН» (CAPITAN) в отношении однородных товаров и услуг. В сложившемся парадоксе фирма-магазин вроде бы имеет право на фирменное наименование «КАПИТАН», но при этом она не имеет право ни на рекламу, ни на деловые операции, а главное, она не имеет право на свою основную деятельность — торговлю товарами, поскольку данные услуги охраняются товарным знаком «КАПИТАН», владельцем которого является другая фирма. Фирм, содержащих фирменное наименование «КАПИТАН», по Российской Федерации достаточно много, но, с другой стороны, даже в судебном порядке невозможно лишить их фирменного наименования «КАПИТАН».
Аналогичная ситуация сложилась и с доменами, а, именно, фирма, имеющая право на домен «CAPITAN.RU», занимаясь в Российском сегменте Интернета деловыми операциями, рекламой и реализацией товара, вроде бы нарушает чужой товарный знак (знак обслуживания) «CAPITAN», поскольку тождественный домен «CAPITAN.RU», содержит в своем составе чужой зарегистрированный товарный знак «CAPITAN», на те же виды услуг, но на практике, в настоящее время, невозможно вернуть владельцу товарного знака «CAPITAN» домен «CAPITAN», хотя использование фирмами чужих товарных знаков или чужих фирменных наименований в качестве своих доменов можно считать «кибер- захватом».

В России практика возвращения доменов владельцам аналогичных товарных знаков или фирменных наименований находится в зачаточном состоянии, поскольку отсутствует закон о доменах, как средствах индивидуализации предприятия. Однако, попытки в судебном порядке аннулировать неправомерную регистрацию домена, использовав действующие Законы имели место. Как же защитить свое фирменное наименование и домен, тождественный ему? 

1. Необходимо из понятия «фирменное наименование», которое содержит, согласно ст.54 «Гражданского Кодекса Российской Федерации» указание на организационно-правовую форму юридического лица и название фирмы, выделить понятие «название фирмы» и предусмотреть его регистрацию в установленном порядке в «РОССИЙСКОМ АГЕНТСТВЕ ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ» в качестве товарного знака (знака обслуживания) фирмы. Поскольку, при регистрации товарного знака учитывается статья Устава предприятия «Предмет деятельности», то одназначно, фирменное наименование, содержащее «название фирмы» является и его товарным знаком (знаком обслуживания), поскольку фирма не может существовать без своей деятельности. Вышесказанное отражает п.3 статьи 10bis (недобросовестная конкуренция) «Парижской конвенции об охране промышленной собственности», в котором сказано: «В частности подлежат запрету: все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешения в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.» При регистрации предприятий с разными организационно-правовыми формами юридического лица, но с одинаковыми названиями и одинаковыми видами деятельности, происходит именно «смешение в отношении предприятий», а именно это и запрещено статьей 10bis (недобросовестная конкуренция) «Парижской конвенции». Кроме того, в Уставе каждого предприятия есть строка «любые виды деятельности, не запрещенные законом», а следовательно, все предприятия со сходными фирменными наименованиями могут привести к смешению и фирм и их деятельности.

2. Что же касается защиты фирмой прав на домен, тождественный фирменному наименованию, совпадающему с товарным знаком (знаком обслуживания), то осуществить эту защиту можно например в виде регистрации товарного знака (знака обслуживания) на конкретные виды услуг, например «реклама через Интернет с помощью домена», «связь через Интернет с помощью домена», «реализация товаров через Интернет с помощью домена» Кроме того, необходимо в статьи Законов РФ дополнительно ввести разъяснение о регистрации «фирменного наименования» в установленном порядке и при разработке новых нормативных документов в области правовой охраны фирменных наименований и товарных знаков необходимо учесть столкновение интересов по фирменным наименованиям, аналогичных товарным знакам, знакам обслуживания и тождественным доменам.

С уважением, Патентный поверенный
Российской Федерации Генеральный директор ООО «Бизнеспатент»
Прозоровская Елена Васильевна

 

Наши контакты
+7 (499) 261-92-61
+7 (499) 261-86-10

Москва, ул. Новая Басманная д.19, офис 401
Наши партнеры
ГОРБАЧЕВ Ю. А.
Почетный адвокат России
www.goodlawyer.ru
ДИЗАЙН СТУДИЯ BEZRUKOFF
дизайнерские услуги, разработка
логотипов и веб-дизан
Наши теги
патентное бюро | регистрация товарного знака | товарный знак | роспатент | фипс | ускоренная регистрация товарных знаков регистрация торговой марки | патентный поиск | регистрация полезной модели | регистрация изобретения | регистрация лицензионного договора | регистрация промышленного образца | регистрация договора об отчуждении