Роспатент не согласен…
Коллегия Роспатента рассмотрела возражение компании POMPEA, S.p.A. (Италия) против предоставления правовой охраны товарному знаку №636233 – «MINIMI», принадлежащего ООО «Единая Европа – Элит» (Россия, Москва).Заявитель полагал оспариваемый товарный знак сходным до степени смешения с товарным знаком «MIMI», зарегистрированным на заявителя под номером 758530 (по международной регистрации), поскольку:— имеется сходство по фонетическому (совпадение по звуковому составу), графическому (заглавные буквы, латинский алфавит, стандартный шрифт) и семантическому (оба слова фантазийны и не несут смысловой нагрузки) признакам.— товары оспариваемого и противопоставленного ТЗ относятся к однородным.— согласно результатам соц.опроса, большинство опрошенных полагают противопоставленные обозначения сходными.Коллегия Роспатента пришла к следующим выводам:
1. Разное количество слогов, букв и звуков обуславливает фонетическое различие противопоставленных знаков, семантически они также несходны, а графический критерий нельзя считать определяющим ввиду отсутствия какой-либо графической проработки.
2. Представленные сторонами документы свидетельствуют об активном продвижении на российском рынке чулочно-носочной продукции под обозначением «MINIMI» (с 2007 г.) и не позволяют сделать вывод об имеющейся ассоциации у потребителей обозначения «MIMI» с заявителем («POMPEA, S.p.A.»).
3. Представленные заявителем результаты соц.опроса ВЦИОМ не содержат ретроспективных данных на дату приоритета. Малое количество опрошенных и проведение опроса только на территории Москвы не позволяют считать его объективным и достоверным.
4. Представленное правообладателем оспариваемого товарного знака заключение ЛСЭ ФНИСЦ РАН подтверждает отсутствие сходства между противопоставленными знаками. Исследование проводилось и на дату приоритета, и на сегодняшний день.
Предоставление правовой охраны товарному знаку №636233 оставлено в силе, в удовлетворении возражения отказано.
Приложение к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и
заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными
приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве
юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС),
рассмотрела возражение, поступившее 07.08.2018, поданное компанией «POMPEA,
S.p.A.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №636233, при этом установлено
следующее.
Оспариваемый словесный товарный знак «MINIMI» по заявке №2016716178 с
приоритетом от 10.05.2016 зарегистрирован 21.11.2017 в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее — Госреестр)
за №636233 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне
свидетельства, на имя ООО «Единая Европа — Элит», Москва (далее —
правообладатель).
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности 07.08.2018 поступило возражение, в котором оспаривается
правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку
ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была
произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным
знаком «MIMI» по международной регистрации № 758530, принадлежащим лицу,
подавшему возражение; - сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому
признаку, поскольку четыре звука в противопоставленном товарном знаке
практически совпадают по звуковому составу с шестью звуками, входящими в
состав оспариваемого обозначения, значительно сходны по составу согласные и
их расположение по отношению друг к другу, состав гласных и их расположение
тождественно; - графически сопоставляемые обозначения сходны, так как каждый из них
состоит из одного слова, выполненного стандартным шрифтом заглавными
буквами латинского алфавита черным цветом; - визуальное сходство сравниваемых обозначений усиливается тождеством
первых и последнего слогов двух обозначений; - сопоставляемые обозначения являются фантазийными, не имеют никакой
смысловой нагрузки, следовательно, могут быть признаны семантически
сходными; - товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары 25
класса МКТУ противопоставленного знака являются однородными ввиду их
принадлежности к одной и той же родовой и видовой группе товаров, а также
одинаковым назначением товаров, общим местом продаж, сходным кругом
потребителей, единой ценовой категорией товаров; - лицо, подавшее возражение, является лидером на итальянском рынке по
производству и продажам нижнего белья в розничных сетях и занимает
лидирующее место по категории «колготки и чулочно-носочная продукция»; - к возражению приложены документы, иллюстрирующие присутствие в
период с 2015 по 2017 гг. (в том числе до приоритета оспариваемого товарного
знака) на российском рынке товаров, маркированных обозначением «MIMI»; - по результатам представленного социологического опроса выявлено, что
большинство опрошенных респондентов считают сравниваемые обозначения
сходными; - изложенное позволяет признать, что оспариваемый товарный знак
способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров; - действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака
могут быть расценены как недобросовестная конкуренция согласно статье 10 bis
Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., а
регистрация сходного до степени смешения обозначения с обозначением «MIMI»
по международной регистрации №758530 — злоупотребление правом в
соответствии со статьей 10 Кодекса.
Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к
возражению материалы лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить
возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по
свидетельству №636233 недействительным полностью.
В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие
материалы: - договор о сбыте продукции в период с 2015 по 2017 г. между
правообладателем товарного знака «MIMI» и дистрибьюторами (1); - накладные и финансовые документы, подтверждающие объемы экспорта
товаров, маркированных обозначением «MIMI» (2); - каталог продукции, образцы упаковок колготок под товарным знаком «MIMI»
(3); - принт-скрины Интернет-сайтов с предложениями к продаже товаров,
маркированных оспариваемым обозначением (4); - результаты Яндекс, Google, Yahoo по поисковому запросу «mimi купить
колготки» (5); - отчет о результатах социологического опроса (6).
Правообладатель товарного знака по свидетельству №636233 представил
отзыв, в котором указывалось следующее: - сопоставляемые обозначения не сходны по звуковому и графическому
критериям сходства в силу отсутствия самостоятельного смыслового значения
обозначений и отсутствия каких-либо элементов, позволяющих наделить
обозначения определенным смыслом; - обозначение «MIMI» визуально и фонетически воспринимается как двойное
воспроизведение слога «MI», что накладывает на это обозначение определенную
характерность восприятия потребителем, связанную с простотой обозначения, в том
числе, с учетом использования заглавных букв стандартного шрифта. В свою
очередь обозначение «MINIMI» визуально и фонетически воспринимается
самостоятельной частью речи, словом, состоящим из большего количества букв,
слогов, звуков, расположенных таким образом, что позволяет данному обозначению
иметь общее зрительное/фонетическое впечатление, отличающееся от впечатления,
создающегося от обозначения «MIMI»; - представленный с возражением опрос ВЦИОМ проведен в июле 2018 года
и не содержит ретроспективных данных, относящихся к дате приоритета
оспариваемого товарного знака; - таким образом, обозначение «MINIMI» не ассоциируется с обозначением
«MIMI» в целом, в связи с чем не может быть признано сходным с ним до степени
смешения; - представленные лицом, подавшим возражение, документы не содержат
данных об устойчивой ассоциации товарного знака «MIMI» в сознании
потребителя с товарами «MINIMI» и тем более о введении потребителя в
заблуждение в отношении производителя товаров; - ООО «Единая Европа-Элит» — лидер российского рынка чулочно-
носочных изделий, обладает эксклюзивными правами на реализацию продукции
концерна «GOLDEN LADY GROUP» на территории Российской Федерации, а
также владеет собственным зарегистрированным товарным знаком «MINIMI»; - согласно представленным сведениям установлено, что обозначение
«MINIMI» длительное время использовалось правообладателем на территории
Российской Федерации, в том числе, до даты приоритета оспариваемой
регистрации в отношении чулочно-носочных изделий и четко с ним
ассоциируется; - действия правообладателя товарного знака никогда не были направлены на
введение потребителя в заблуждение и не могут являться недобросовестной
конкуренцией, а также злоупотреблением правом в силу их активной
направленности на продвижение собственного бренда на российском рынке, а не
на конкурентную борьбу с лицом, подавшим возражение.
В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении
возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№636233.
К отзыву приложены следующие материалы: - договоры поставки (7);
- товарные накладные с 2007 по 2012 гг. (8);
- грузовые таможенные декларации за период с 2008 по 2012 гг. (9);
- каталоги продукции «MINIMI» (10);
- письма покупателей (11).
Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены
дополнительные материалы (частный договор, финансовые документы и выписка
из ЕГРЮЛ) (12), которые не могут быть приняты во внимание, поскольку не были
приложены к материалам возражения, не являются общедоступными словарно-
справочными изданиями и в соответствии с пунктом 2.5 правил ППС могут быть
оформлены в качестве самостоятельного возражения.
В дополнение к отзыву на возражение правообладателем представлено
заключение Лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-
исследовательского центра РАН №448-2018 от 28.12.2018 (13) и договоры
поставки (14).
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения,
коллегия считает доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (10.05.2016) приоритета товарного знака по свидетельству
№636233 правовая база для оценки его охраноспособности включает
вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения
документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых
действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков
обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса
предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и
признано недействительным полностью или частично в течение всего срока
действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была
ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 — 5, 8 и 9 статьи 1483
настоящего Кодекса.
Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления
правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,
подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы
заинтересованным лицом.
Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается
регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или
содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в
заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или
способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара
либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в
частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об
определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения,
которое не соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один
из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в
заблуждение.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или
сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в
Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором
Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более
ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до
степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются
со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в
композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым
(фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим)
признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость
звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и
звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их
расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний
в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных;
характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в
другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:
общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом
характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого
написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков:
подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение
значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов
обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет
самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях
понятий, идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в
отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности
товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя
представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские
свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они
изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и
каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо
оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Согласно представленным сведениям (1-5) лицо, подавшее возражение,
осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в области
выпуска колготок и чулочно-носочной продукции, обладает сходным с
оспариваемой регистрацией товарным знаком «MIMI» по международной
регистрации № 758530, имеющим более ранний приоритет, считает, что существует
высокая вероятность введения потребителя в заблуждение относительно
производителя товаров.
В связи с изложенным, компания «POMPEA, S.p.A.» признана коллегией
заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой
охраны товарному знаку по свидетельству №636233 по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №636233 представляет собой
словесное обозначение «MINIMI», выполненное заглавными буквами латинского
алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в
отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы».
Противопоставленный знак по международной регистрации № 758530
представляет собой словесное обозначение «MIMI», выполненное заглавными
буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на
территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса
МКТУ «stockings, socks, short-sleeved shirts, boxer shorts and knitted articles, not
included in other classes; including: underwear; brassieres, corsets, singlets, bodices;
underpants; undershirts; negligees; g-strings (undergarment); briefs; body shirts; tights;
nightgowns, pyjamas, pareus; leg warmers; leotards; leggings; coats; overcoats; jackets;
sweaters; pullovers; jerseys; vests; skirts; trousers; shorts; scarves; neckties; neckerchiefs;
gloves and muffs (clothing); aprons; shawls; dresses; waistcoats; ear muffs; shirts; pants;
baby’s wear; jumpers; cardigans; tank tops; sashes for wear; hats; caps» («чулки; носки;
манишки; боксеры [шорты] и трикотажные изделия, не включенные в другие
классы, включая: белье бюстгальтеры; корсеты; рубашки; корсажи; трусы;
пеньюары; стринги; колготки; сорочки ночные; пижамы; парео; теплые носочно-
чулочные изделия; купальники гимнастические; гамаши [теплые носочно-чулочные
изделия]; манто; пальто; куртки; свитера; джерси; жилеты; юбки; брюки; манишки;
платки шейные; галстуки; платки; перчатки; муфты; фартуки; шали; платья;
наушники; рубашки; одежда детская; кардиганы; шарфы; шляпы; шапки»).
Оспариваемые товары 25 класса МКТУ «одежда, головные уборы» являются
однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку
соотносятся друг с другом как род-вид (например, одежда и платья, головные уборы
и шапки) и объединены родовыми понятиями «одежда, головные уборы».
Следовательно, сопоставляемые товары имеют одно назначение (защита от
негативного воздействия внешней среды, соблюдение моральных норм,
существующих в обществе), одинаковые условия реализации (продаются в одних и
тех же отделах магазинов, торговых центрах, модных бутиках), круг потребителей
(широкий круг потребителей, охватывающий все слои населения).
Вместе с тем, в результате сравнительного анализа оспариваемого товарного
знака и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство
установлено следующее.
Несмотря на то, что в сопоставляемых обозначениях наблюдается близкий
буквенный состав (присутствует два слога «MI»), знаки имеют различие, ввиду
разного количества слогов в словах (в оспариваемом товарном знаке – 3, в
противопоставленном знаке — 2), разного количества букв и звуков в словесных
элементах (в оспариваемом товарном знаке – 6, в противопоставленном знаке — 4).
При этом средний слог «-NI-» в оспариваемом знаке произносится отчетливо.
Следует учесть, что сопоставляемые обозначения являются короткими
словами, в которых каждая буква имеет существенное значение. В данном случае
оспариваемый словесный элемент «MINIMI» в полтора раза длиннее, чем
противопоставленное обозначение «MIMI», что позволяет коллегии прийти к выводу
об отсутствии между ними фонетического критерия сходства.
Графический критерий сходства не является определяющим, поскольку
сопоставляемые словесные элементы выполнены заглавными буквами латинского
алфавита без какой-либо графической проработки.
Семантически сопоставляемые обозначения следует признать несходными,
так как слово «MIMI» представляет собой женское имя, а также в переводе с
французского языка на русский язык означает «миленький, кошечка»
(https://dic.academic.ru/, https://yandex.ru/), в то время как слово «MINIMI» не имеет
определенного значения и может вызывать в сознании потребителей ассоциации,
связанные с чем-то минимальным, наименьшим.
В связи с указанным, сравниваемые обозначения не являются сходными в силу
фонетического и семантического факторов сходства обозначений.
Отсутствие сходства между сопоставляемыми обозначениями подтверждается
данными, представленного правообладателем, социологического опроса (13), согласно
которому на сегодняшний момент времени 96% респондентов, а на дату приоритета
(10.05.2016) оспариваемого товарного знака 95% опрошенных отличают товарные
знаки «MIMI» и «MINIMI».
Что касается представленных лицом, подавшим возражение, результатов
пилотного опроса о сходстве/различии товарных знаков «MIMI» и «MINIMI»,
проведенных в 2018 году (6), то они не позволяют прийти к выводу о том, что
сравниваемые товарные знаки являются сходными, по следующим причинам: - данный пилотный опрос не содержит ретроспективных данных, относящихся к
дате приоритета оспариваемого товарного знака; - указанный опрос проводился только в Москве, среди 150 респондентов, что не
позволяет считать его результаты достоверными и объективными; - кроме того, сходство сопоставляемых обозначений устанавливается на
основании критериев вышеуказанной нормативно-правовой базы, а не путем
субъективного опроса.
Дополнительно следует отметить, что на вопрос «Скажите, пожалуйста, Вам
знакомы или не знакомы обозначения «MIMI» и «MINIMI»?» респонденты в
большинстве своем (72% и 62%) ответили отрицательно.
Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии
оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия
отмечает следующее.
Приведенная выше семантика оспариваемого товарного знака не несет в себе
указания на товар или его производителя, в связи с чем товарный знак по свидетельству
№636233 не может являться ложным или способным ввести потребителя в
заблуждение относительно товара или его производителя.
Вывод о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение
относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные
товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную
встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) лица, подавшего
возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности
этого спорного обозначения лицу, подавшему возражение.
Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов (1-5)
показал следующее.
Лицо, подавшее возражение, представило договор (1) о сбыте продукции под
маркой «MIMI» через контролируемую компанию, со сроком действия с 28.01.2015
по 31.01.2017. Вместе с тем, отсутствуют документальные подтверждения того, в
какой части данный договор был исполнен, и в каком объеме товар был реализован
на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного
знака.
Часть представленных таможенных деклараций (2) иллюстрируют поставку
товара под обозначением «MIMI» в Сербию и никоим образом не свидетельствуют о
ввозе товара на территорию Российской Федерации.
Материалы (3-5) не могут быть приняты во внимание, поскольку каталог
продукции (3) и сведения (5) датированы позже даты приоритета оспариваемого
товарного знака, а информация (4) не содержит выходных данных, позволяющих
соотнести ее с датой приоритета рассматриваемого товарного знака.
Представленные материалы (12) не содержат указание на какие-либо товары
под обозначением «MIMI», а свидетельствуют лишь о поставке на российский рынок
чулочно-носочных изделий марки «Гламур» (Glamour).
В связи с вышеуказанным, не представляется возможным сделать вывод о том,
что товары, маркируемые обозначением «MIMI», четко ассоциируются у
потребителя с компанией «POMPEA, S.p.A.», и, как следствие, нет оснований для
вывода о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в
заблуждение относительно изготовителя товаров.
В свою очередь правообладатель товарного знака представил материалы (7-11,
14) из которых следует, что им на территории Российской Федерации начиная с 2007
года и по настоящее время, активно продвигаются более 100 разновидностей
чулочно-носочных изделий, сопровождаемых обозначением «MINIMI».
Представленные сведения о количестве ввезенных на территорию Российской
Федерации товаров «MINIMI», объемы продаж товаров, информация о точках
продаж товаров, подтверждают, что в течение длительного времени, в том числе, до
даты приоритета оспариваемого товарного знака, обозначение «MINIMI»
присутствовало на российском рынке, использовалось правообладателем и
приобрело определенную узнаваемость и популярность среди потребителей
соответствующей продукции.
Представленные данные социологического опроса (13) показали, что на
сегодняшний день (72% респондентов) и на дату приоритета (10.05.2016)
оспариваемого товарного знака (73% опрошенных) считают, что товары,
маркированные товарными знаками «MIMI» и «MINIMI», производятся разными
компаниями.
В этой связи у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый
товарный знак ассоциируется с продукцией лица, подавшего возражение, и, как
следствие, способен ввести потребителя в заблуждение согласно требованиям
пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с
получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной
конкуренции и злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента.
Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2018,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №636233.