Комбинированные товарные знаки «МАНХЭТТЕН В РОССИИ» по регистрации № 135399 
и его латинский вариант «MANHATTAN IN RUSSIA» по регистрации № 135400
принадлежали российской фирме ООО «Торговый дом «Манхэттен-М», которая на правах правообладателя уступала их правопреемнику – фирме АЛЬФА ФАЙНЕНС, ЛТД, расположенной на Британских Виргинских Островах.
Договоры об уступке товарных знаков были оформлены в установленном порядке и направлены на регистрацию в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).
ФИПС направил в наш адрес Запросы, в которых было сказано, что … в настоящее время Заявления о регистрации договоров об уступке указанных выше товарных знаков не могут быть удовлетворены.
«В соответствии с пунктом 27 «Правил регистрации договоров о передаче исключительного права» договор об уступке не регистрируется, если он может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
В представленных на регистрацию договорах правопреемником является иностранное юридическое лицо, в то время как, товарный знак содержит обозначение, содержащее официальное название государства (Россия)»
Нами были в ФИПС направлены соответствующие ответы на запросы по указанным выше регистрациям, которые содержали следующие доказательства правомерности наших действий.
От имени и по поручению нашего клиента просим Вас вынести решение о регистрации договора уступки по свидетельству 135400 (соответственно и № 135399), поскольку наш клиент не может согласиться с мнением экспертизы, что данная уступка может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Новый возможный патентообладатель, хотя и является иностранным лицом, но товар он собирается изготавливать и реализовывать в России.
Подобные регистрации, в которые включено слово Россия на иностранное юридическое лицо были зарегистрированы ФИПСом и даже среди них есть договор уступки.
Например — название «WorldTravel RUSSIA» по регистрации № 784425 принадлежит иностранной фирме BCD Holdings N.V. Plaza Roi Katochi(AN) страна Нидерланды. Название «RUSSIA REVIEW» па регистрации № 657614 принадлежит фирме из страны Кипр (CY ). Слово в комбинированном товарном знаке по регистрации № 139365 «USA» зарегистрировано на имя Московской фирмы.
По регистрации № 208316, в которой приведены слова «сварено в России» была произведена уступка прав вашим отделом иностранному юридическому лицу Истборн Ресорсис Инк, Тортола, Роад Таун, П.О. Бокс 3443(VG).
Также есть регистрация № 250203 на иностранную фирму Ле Публикасьон Конде Наст С.Ф. (FR), где присутствует слово «РОССИЯ».
Регистрация № 245344 на иностранную фирму Интернешенал Ресеч энд Иксчейнджиз Борд, корпорация штата Нью-Джерси (US) cодержит фразы «BUSINESS FOR RUSSIA», «БИЗНЕС В РОССИИ».
Регистрация № 138783 принадлежит фирме из США и содержит слова «Американская торговая палата в России».
Поскольку Роспатент и ФИПС обязаны придерживаться единой политики в обрасти защиты интеллектуальной и промышленной собственности, то данный запрос патентной экспертизы противоречит практике рассмотрения и вынесения решений по заявкам, содержащим название государства, в частности название государства Россия при регистрации товарного знака на юридическое лицо других стран.
Заявитель просит зарегистрировать договор об уступке по данному свидетельству, поскольку никакого введения в заблуждение российского потребителя не будет, как уже говорилось выше заказы будут размещаться на предприятиях Российской Федерации и реализация товаров также будет производиться на территории Российской Федерации, что выгодно нашей стране, так как иностранной фирмой для россиян будут предоставлены дополнительные рабочие места и продукция, изготовленная, а не привезенная из другого государства будет значительно дешевле, что дополнительно выгодно нашим российским потребителям.
После данных ответов ФИПС запросил у правопреемника – иностранного юридического лица письмо о том, что фирма собирается размещать заказы на изготовление товаров по данным регистрациям на территории Российской Федерации и собирается продолжать введение в гражданский оборот данных товарных знаков также на территории Российской Федерации. Такое письмо фирмой — правопреемником было предоставлено в Роспатент. После чего Роспатент зарегистрировал указанные выше договоры об уступке товарных знаков.